与中国相同，在日本提交专利申请后，说明书的修改不能超出原始说明书和权利要求书的记载范围。但是，对于修改是否超范围的判断，中日专利审查机构的判断有所不同。此外，对于权利要求书的修改，不同的修改时机，可修改的范围也不尽相同。根据日本专利法，对权利要求书做出修改的时机越晚，修改的自由度就越小。这就可能导致有些发明专利申请因延误修改时机而无法获得授权。因此，充分理解和把握权利要求书的修改时机和可能修改的范围，是非常重要的。

　　在日本，从专利申请人提交专利申请之后（对于通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请，则从提交进入日本国家阶段的书面声明和日文译文之后），到审查员发出第一次审查意见通知书之前，专利申请人可以随时对权利要求书、说明书及附图（下称说明书等）进行修改。而这一时期对修改的限制也最为宽松，只要是在原始说明书等文件记载事项范围之内的修改，都是允许的。此外，对于权利要求书的修改，如变更请求保护的发明、扩大保护范围等，也都是允许的。这里所说的原始说明书等申请文件中的记载事项，可能不仅包括直接记载的内容，还包括本领域技术人员阅读说明书等文件后，根据技术性常识可以明确理解的事项。例如，原始说明书中有“弹性支撑体”的表述，通过说明书附图，本领域技术人员可以明确理解为“螺旋弹簧”。在这种情况下，即使没有相应的文字记载，也可以将“弹性支撑体”修改为“螺旋弹簧”。但是，这种基于本领域技术人员自身知识和常识的表述，必须是明确的、清晰的、唯一的，才可以解释为原始说明书等记载的范围内的内容。

　　此外，对于PCT国际专利申请，原始说明书等申请文件是指向国际申请受理局提交的原始文件。只要是原文中有记载的内容，都可以根据原文对日文译文进行修改。但是，不支持以所主张的优先权的申请文件中所记载的内容为依据的修改。例如，以主张中国专利申请为优先权的中文PCT国际专利申请指定进入日本国家阶段时，如果日语存在误译，可以以中文PCT国际专利申请文件为依据进行修改，而不能以优先权文件为依据进行修改。

　　对于权利要求的修改，笔者通过以下几个案例作出具体说明。

　　1.将“取代基为氟原子”修改为“取代基为卤素原子”

　　当原始说明书和权利要求书中都只有关于“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”的表述时，如果将其修改为“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”，这种扩大权利要求范围的修改能否被认可，关键取决于，本领域技术人员能否理解“氟原子等同于卤素原子”。笔者认为，即使原始说明书中仅有“此氟原子也可以为其它卤素原子”的表述（无具体实施例），也可以进行上述修改。

　　但是，反过来，如果原始说明书中只有“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”的表述（无具体实施例），要修改为“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”，这样缩小保护范围的修改很有可能是不允许的。因为本领域技术人员无法理解作为取代的不是Cl、Br、I、At原子，而只有氟原子，就如同不允许将“烷烃取代基”修改为“甲基”的情况一样。

　　2.将“记录或播放装置”修改为“磁盘的记录或播放装置”

　　该修改属于缩小保护范围的修改，该说明书中有对“CD-ROM的记录或播放装置”的表述。但日本法院认为，作为本领域技术人员，参照技术常识可以确定，本发明不仅适用于CD-ROM，也适用于其他磁盘的记录或播放。因此，上述修改可判断为属于本领域技术人员显而易见范围内的修改，可以被认可。

　　3.将“控制单元没有正常执行时”修改为“基于控制单元没有正常执行时的错误信号”

　　此修改对“控制单元没有正常执行时”进一步限定为“控制单元没有正常执行时，基于错误信号”，属于缩小保护范围的修改。此说明书中，只有关于“接收不到正确信号（表示正确状态的信号）的状态持续一定时间以上时判断为异常状态”的表述，没有涉及“错误信号”的表述。因此，虽然属于缩小保护范围的修改，但日本法院认为此修改属于添加新内容，因而是不允许的。

　　由上可知，在专利申请进入实质审查阶段之前，对于权利要求书而言，缩小保护范围的修改不一定是允许的，而扩大保护范围的修改有可能是允许的。其判断标准为，对本领域技术人员来说，修改后的权利要求中所记载的发明，能否被认为是原始说明书中所记载的发明。此外，日本特许厅不会发出进入实质审查阶段的通知书，因此，对于在此之前的申请文件的修改，应该尽量提早进行。

　　在今年2月27日的专栏文章中，笔者介绍了从提出申请到接到最初的拒绝理由通知之前对说明书和权利要求书的修改内容上的限制，下面笔者再对不同时期对权利要求书修改的限制进行概括介绍。

　　不同时期对权利要求书修改的限制条件不同

　　上图中，各限制条件的具体内容为：

　　A：只要是原权利要求书、说明书和附图所记载的范围即可

　　B：必须包括判断为具有特别技术特征的权利要求中的所有技术特征（没有特别技术特征时，必须具有被审查的最底层权利要求的所有技术特征）

　　C：必须是以权利要求的删除、缩小保护范围、订正错误或解释不清楚的记述为目的的修改，且不能改变技术领域和所解决的技术问题，并为对技术特征进行限定的修改

　　如左图所示，提出专利申请以后对权利要求修改的限制，在接到最初的拒绝理由通知之前是最为宽松的时期，随着审查的深入进行，限制条件逐渐增加，并且不会解除之前对修改内容的限制。

　　用语说明

　　拒绝理由通知：即审查意见通知书，有“最初”和“最后”之分，后者在通知书的开头有“拒绝理由通知（最后）”字样，而没有写明为“最后”的通知都可以认为是“最初的拒绝理由通知”。

　　最初的拒绝理由通知：并不等同于中国所说的“第一次审查意见通知书”，除特殊情况外（在分案申请中权利要求和母案完全相同，再以已经发出过的、与母案完全相同的拒绝理由通知申请人时，第一次即为“最后的拒绝理由通知”），审查员发出的第一次“拒绝理由通知”都是“最初的拒绝理由通知”，而第二次也不一定都是“最后的拒绝理由通知”。日本特许厅规定，审查员必须在最初的拒绝理由通知里，对进行审查的权利要求阐述全部拒绝理由，但是有时候也有可能遗漏，对于应该但没有提出的这些拒绝理由所发出的“拒绝理由通知”，即使是第二次审查意见通知书，还属于“最初的拒绝理由通知”。

　　最后的拒绝理由通知：在申请人根据最初的拒绝理由通知进行了合法的修改后，只有在出现了修改前没有的新的驳回理由时，审查员才会发出最后的拒绝理由通知。而如果此修改没有克服最初的拒绝理由通知所述的缺陷，则直接作出驳回决定。

　　特别技术特征：与中国所说的区别技术特征基本上相同，必须具备以下条件：首先，对于现有技术必须具有新颖性;其次，与现有技术的区别不得是公知或惯用手段。

　　被审查的权利要求：日本审查员并不理所当然地对所有权利要求进行审查。例如，具有如下例1所示的从属关系的权利要求中，假设权利要求1（下称“权1”）的技术特征A被判断为不是特别技术特征，那么只审查权1以及其从属权利要求2和从属于权2的权3，而权4和5则不被审查。此种情况下，被审查的最底层权利要求为权3。

　　例1：权利要求1（独立权利要求）：具有必要技术特征A

　　权利要求2（权1的从属权利要求）：具有技术特征A+B

　　权利要求3（权2的从属权利要求）：具有技术特征A+B+C

　　权利要求4（权1的从属权利要求）：具有技术特征A+D

　　权利要求5（权1的从属权利要求）：具有技术特征A+E

　　答复“最初的拒绝理由通知”时对修改权利要求书的限制条件

　　最初的拒绝理由通知的答复期限为，自发出之日起3个月内，如果申请人在日本国外，则最多可延长3次，每次一个月，即最长总计6个月内进行答复。从内容上来看，要遵循以下原则。

　　首先，被审查的发明与修改后的发明，必须满足单一性的要求，即修改前后权利要求所记载的发明必须具有相同的特别技术特征。如果被审查的发明不具备特别技术特征，则修改后的权利要求必须具有作为特别技术特征判断依据的修改前权利要求的所有技术特征。

　　答复最初的拒绝理由通知时所提出的修改后的权利要求，只要没有满足上述条件之一，在没有其他特殊理由的情况下，则不会考虑修改案而被直接驳回。

　　以例1为例，如果审查员判断权利要求1不存在特别技术特征，而权利要求2具有特别技术特征，即B为特别技术特征，那么根据以上原则，修改后的权利要求必须包含原权2的所有技术特征，在此需要做的修改是删除原权1，如果有新增权利要求，必须是包含原权2所有技术特征的权2的从属权利要求。

　　如果审查员认为权利要求1至3都不具有特别技术特征时，修改后的权利要求必须具有作为判断有无特别技术特征的最后的依据的权3的所有技术特征，即删除权利要求1和2的同时，追加对权利要求3作出进一步限定的技术特征。

　　总之，答复最初的拒绝理由通知时所作的修改，必须在满足上述原则的前提下进行，即对于具有特别技术特征的权利要求，删除其上位的权利要求并根据需要进一步缩小其保护范围;对于不存在有特别技术特征的权利要求的发明，将被审查的最底层的权利要求以上的上位权利要求全部删除，并且对最底层的权利要求进行进一步限定。

　　在今年2月27日和3月27的专栏文章中，笔者介绍了在日本从提交申请到接到最初的拒绝理由通知之前，以及答复最初的拒绝理由通知时对说明书和权利要求书的修改内容上的限制。本文笔者将对答复最后的拒绝理由通知时、对驳回决定提出复审请求时，以及授权后对权利要求书修改的限制和误译的订正等问题进行介绍。

　　权利要求书的修改

　　答复最后的拒绝理由通知时、对驳回决定提出复审请求时、以及授权后对权利要求书修改的限制，除了极小的差别，从实质上看有相同的要求，除了要满足前面两期指出的主动修改时和答复最初的拒绝理由通知时的限制条件以外，只能作出如下4种修改：

　　（一）权利要求项的删除

　　此处，因权利要求项删除所带来的形式上的修改是被允许的。例如，修改前权利要求3从属于权利要求1或权利要求2，而权利要求4从属于权利要求3，如果修改时删除权利要求3，那么可以允许将原权利要求4修改为分别从属于权利要求1和从属于权利要求2的两项权利要求。

　　（二）权利要求保护范围的缩小

　　首先，在此所说的保护范围的缩小，是对发明技术特征进行进一步限定，而追加新技术特征的修改，虽然也属于权利要求保护范围的缩小，在此却不被允许。例如允许如下的修改：

　　1.删除任选其一的选择项的一项或多项，例如：将“选自氟、氯、溴之一的元素”修改为“选自氟或氯之一的元素”。

　　2.从上位概念修改为下位概念。

　　3.减少多项引用的权利要求中的引用项数。

　　其次，权利要求保护范围的缩小，不得改变工业上的应用范围和要解决的技术问题。例如，关于“因为设置有照明灯而可以在黑暗环境中操作的锁”的发明，进行了“将照明灯限定为LED从而能够降低电池的消耗”的修改，虽然是从上位概念（照明灯）改为下位概念（LED），但因为改变了所要解决的技术问题（从“可以在黑暗条件下操作”变为“降低电池消耗”），因此不属于此处所说的缩小保护范围，属于本阶段不被认可的修改。

　　此外，为了使做出的修改被认可，修改后的权利要求所描述的发明，还必须满足可独立授权的条件，否则修改后产生新的拒绝授权的理由会导致延迟审查进程，因此不满足授权条件的修改因其不能授权而被禁止，该申请则可能被直接驳回。

　　（三）订正明显错误

　　贯穿权利要求书、说明书以及附图全文，本领域技术人员可确认的明显错误，允许订正，例如输入时的明显笔误等。

　　（四）对不清楚的描述进行解释说明

　　例如，将容易产生歧义的表述修改为明确唯一的表述。在答复最后的拒绝理由通知时，只能对审查员提出的不清楚的描述进行修改，而在提出复审请求的同时所作出的修改、以及授权后的订正中，没有这样的限制，可以针对申请人、专利权人认为必要的地方进行修改。

　　对于答复最后的拒绝理由通知时对修改的上述限制，都是从促进审查进程的目的出发的，并不属于有关专利性本质的要件。因此，如果违反上述限制的修改也被审查员认可而获得了授权，之后此违反限制的修改也不能成为专利权无效的理由。

　　译文错误的订正

　　PCT申请中原文文本,与向日本特许厅提交的日文权利要求书和说明书译文之间存在差异的，只要是在对应特定的时期所允许的修改，允许修改为与原文相同的译文，这一制度对于在提出申请后才发现翻译为日文时出现错误的情况是非常有用的。译文错误的订正，必须在PCT申请原文文本范围内，而不同于一般修改必须在提交的原始申请文件所记载的范围的规定。换而言之，译文错误修改的依据是PCT国际申请的原文文本而非进入国家阶段时最初提交的译文文本。

　　此外，很重要的一点是，译文错误的订正也必须满足对通常不同时期进行修改时所受到的限制。因此，即使发现译文错误，也有可能因超出了所处时期允许的修改范围而不被认可，也就是说，译文错误的订正，并不是挽救那些翻译质量较差的PCT国际申请的万能法宝。因此，笔者希望日文译文的质量问题能够引起有意指定进入日本国家阶段的外国申请人的足够注意。（知识产权报　作者　园田吉隆）