鼓励企业向发明专利过渡

　　2009年10月1日开始，新《专利法》实施在即。目前《专利法实施条例》（修订草案）以及《审查指南》已上报国务院审议。

　　记者从一位参与《专利法实施条例》、《审查指南》研讨会的业内人士处了解到，此次《专利法》及相关配套法规的修改，事实上，提高了实用新型的审批门槛，以鼓励企业从实用新型向发明专利方面更快地过渡。

　　实用新型之“殇”

　　“申请实用新型不经过实质审查，只有形式与格式的审查，而发明专利则要经过实质审查。在现阶段，中国企业整体创新能力并不太强的情况下，实用新型专利在国家专利局复审委员会被宣告无效的比率超过发明专利。”中华全国专利代理人协会常务理事、康信知识产权代理公司执行合伙人余刚告诉《中国经营报》记者。

　　据统计，从1986年到2007年，我国专利无效请求量的50％集中于实用新型专利，发明专利大概不过30％。

　　“这从侧面反映了一个问题：对实用新型审批的要求太松了。由此也造成一种导向——大家都去申请实用新型专利。”余刚说。

　　据记者了解，申请发明专利不仅难度大，而且时间长，这也是令不少企业望而却步的原因。

　　比如，申请实用新型不经过实质审查，只有形式与格式的审查，而发明专利则要经过实质审查。此外，发明专利的审查时间一般为30到50个月，实用新型只需要8到12个月就可拿下。

　　“《专利法》规定：发明专利要比实用新型具有‘显著的进步性’。相对而言，发明专利价值最大，但不可否认的是，实用新型还是对社会进步做了很大贡献。”但余刚认为，后者绝对不是趋势。

　　“这一点看跨国公司就知道，跨国企业在中国申请的实用新型专利占其所有专利的比例一般不超过3％~5％。”

　　“我们在中国申请的发明专利一年大概在2000~3000件，实用新型只占1/10左右。”松下电器（中国）有限公司知识产权部部长任峰博士告诉记者，之所以更倾向于发明专利的原因在于：“实用新型专利不经过实质审查，导致专利权人的权利不够稳定，而且保护时间短。”

　　“除非对于一些寿命周期短的产品，例如10年就更新的白色家电产品，我们会申请实用新型。”任峰博士解释，“对于与技术领域有关的，我们以发明专利为主。”

　　目前，发明专利的权利保护年限是20年，而实用新型专利保护只有10年。

　　1个发明专利大于3个实用新型

　　国家知识产权局专利管理司副司长何越峰博士不久前在参加“企业知识产权研讨会”上讲过一个这样生动的例子：

　　在香港上市的某国内企业，在与香港金融机构的推介会上，该公司的一个发明专利被机构估价900万元，而三个实用新型专利只有60万元。对于机构估值的天壤之别，企业老总后悔不迭。

　　虽然从理论上说，二者没有高低贵贱之分，在法律效力以及受保护程度上也是一样的。然而，毋庸置疑的是，发明专利技术含量更高，实用新型技术含量低，权利人行使权利过程中，后者被申请无效的比例大。

　　“知识产权在做成果转换、质押或者企业并购过程中，中介机构在做尽职调查时，对于发明专利与实用新型的态度也是截然不同的。一般可以对发明专利不做范围、有效性的调查，而实用新型则严格调查。特别是被无效掉的可能性有多少，如果比例高，则价值就大打折扣。” 余刚表示。

　　具体来说，对专利进行尽职调查的内容主要是看该专利权利要求的范围、以及有效性，可以通过在世界性范围检索的方式进行，相当于中介机构来重新审查专利。

　　“而调查的标准依据是《专利法实施细则》第二十二条关于新颖性或者创造性的规定。被无效果掉的可能性多大还要视中介机构自己的检索结果而定。目前，各家中介机构有自己的标准，没有统一的标准。”余刚告诉记者。

　　此外，专利权人在与第三方谈专利许可时，发明专利实施的许可费用也远高于实用新型，这是国际常规。而从国内来看，科技部在对享受税收优惠政策的国家高新技术企业认定中，企业至少拥有6个实用新型专利，而发明专利只要有一个就够了，只有实用新型专利的企业得分也偏低。

　　“在受保护程度上，实用新型与发明专利是一致的。如果二者都有效的话，实用新型与发明专利是没有差别的。不过，在法律诉讼当中，如果对方告你无效，实用新型被无效掉的可能性更高。”任峰说。

　　另据统计，从2003年到2008年，在浙江全省法院受理的464件知识产权涉外纠纷中，大部都是浙江民企与国际知名公司之间的纠纷。在这些涉外案例中，国外公司的胜诉率在95％以上，而其中一个重要原因就在于纠纷中国内企业申请的大都是容易被诉无效的实用新型专利。

　　另据记者了解，相比于实用新型，发明专利还有无形的“尚方宝剑”。比如，在法律诉讼中，如果权利人拥有的是发明专利，法院是没有理由中止官司的。而对于实用新型专利，法院目前采取的通常做法是中止审判，等待国家知识产权局复审委员会出具报告后再审。而且，如果法院宣判专利权人胜诉在前的话，即使其后专利被国家知识产权局复审委员会判定无效，但后一个“无效”是没有回溯力的，企业仍不会归还赢得的侵权赔偿。

　　“值得注意的是，10月1日新《专利法》生效后，实用新型需要出具评价报告，如果报告的结论非常好，法院有可能不中止，以前实用新型没有实审环节，经不起推敲。”业内专家表示。

　　实用新型门槛提高

　　来自国家知识产权局的统计数据表明：截止到2009年3月16日，我国受理的专利申请总量突破500万件，达到500.2143万件，其中发明专利申请为168.1464万件。国内发明专利申请比重大幅增长，增幅高于国外。

　　但是，我们也看到了与跨国企业仍然存在一定的差距：今年前5个月，实用新型与发明专利占比分别为38.5％、28.23％;这一数字与2008年全年数字（实用新型占比31.2％，发明专利27.13％。）相比，变化不大。

　　国家知识产权局局长田力普在“2009中外企业知识产权高层论坛”上表示，中国发明专利在发明创造的水平、含金量和国外相比还有一定差距。而鼓励企业积极申请发明专利也是今年“426”颁布的国家知识产权战略所倡导的。

　　据记者了解，2009年国家知识产权局的目标是，降低外观专利的比例，由2008年超过30％增速压缩到目前的11％，在2009年10月1日新《专利法》实施后压到9％以下。

　　虽然没有对实用新型提出明确技术指标，但是，无论是新《专利法》还是《专利法实施条例》（修订草案），都提高了对实用新型的审批“门槛”，政府的态度可见一斑。

　　比如，对实用新型的“新颖性”一项上，提高了标准，一是由以前的“相对新颖性”、“混合新颖性”变成修改后的“绝对新颖性”，二是，实用新型的新颖性不仅要求在国内，在国际上也具有新颖性。

　　除了新颖性以外，对于实用新型专利的审查还增加一个类似“实审”的程序——“评价报告”。原来，企业专利权人如果想告第三方侵权的话，只需要出具“检索报告”证明专利的新颖性与创造性，今年10月1日新《专利法》生效以后，专利权人还须要求国家知识产权局复审委员会出具“评价报告”。

　　“检索报告只是评价实用新型的新颖性与创造性，而评价报告则是一个全面的审查，与发明专利的实审标准差不多。”业内人士告诉记者。新法实施以后，外观设计也需出具评价报告。

　　这个环节“有点类似发明专利的实质审查”。某业内专家告诉记者，“现在门槛提高了，可以屏蔽掉某些实用新型当中的垃圾专利。一旦评价报告评为‘垃圾专利’，专利权利人就不可能得到法院的支持。”

　　针对一些企业同时申请实用新型与发明专利的做法，新《专利法》也要求企业必须二选一，放弃一个专利申请。“这也相当于提高了实用新型的审批门槛，以杜绝企业单纯为了得到政策补贴，申请专利凑数的现象。”北京国林贸知识产权代理有限公司刁玉生说。