本文分析了美国发明法案（简称AIA，下称新法）中即将于2013年3月16日施行的现有技术的最新规定。美国专利商标局在2013年2月14日正式公布了关于新法的实施规程和修改后的审查指南。对此，笔者根据国内涉美专利代理业务的相关性，总结出以下几点供申请人和代理人参考。

　　1.发明人先申请制

　　在新法下，发明日不再定义现有技术。与中国一样，新法采用申请日来定义现有技术。AIA第3条把旧法第102（a）条修改为：若申请人所要求保护的发明在申请日之前曾受专利保护、被出版物公开、被公开使用或销售、被以其他方式为公众所知，则该发明不能授予专利权。

　　此外，新法沿袭了旧法第102（b）条中关于宽限期的规定。也就是说，在申请日前一年之内，由发明人自己或从发明人获得技术的他人所做的公开不构成现有技术，这种公开属于上述第102（a）条所述情形的除外。

　　不同于中国和其他国家施行的先申请制，由于美国宪法只授权国会赋予发明人对其发明在有限期间的排他权，因此发明人（相对于申请人）应当获得专利权的观念并不会因为新法而消失。新法废除了旧法中关于评判谁是先发明人的interference proceedings，取而代之的是，用来确定申请在先者是否从申请在后者获得其发明的derivation proceedings。如果是的话，后申请的发明人应当获得专利权。事实上，interference极为繁复，向来是批判先发明制的依据之一。但是，可以预见，新规定仍将涉及复杂的证据开示程序。 据笔者了解，有不少学者批评发明人先申请制是违宪的，因为新制度让非发明人的申请人获得专利权变成可能。

　　2. 国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待

　　在旧法第102（e）条下，指定进入美国的国际专利申请公布文本仅在特定条件下与美国专利申请公布文本等同对待，一般情况下，只能以其事实上的公开日期对其之后的专利申请构成现有技术，这对于境外发明人显然不公平。在新法下，指定进入美国的国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待。也就是说，任何专利申请自其公开之日起，溯及其最早的有效申请日，对在此申请日之后提交的申请构成现有技术。

　　3. 境外公开使用销售与境内公开使用销售等同对待

　　根据旧法第102（a）、（b）条的规定，公开使用和公开销售必须在美国境内才构成现有技术，而新法取消了此种限制，采取了绝对新颖性，这与中国专利法第22条第5款的规定相同。美国专利商标局指出，即便在新法下，保密销售或销售的要约仍不构成现有技术。美国旧法之所以如此限制，主要是出自于境外举证困难的考虑。新法虽然对境外使用放开，但是举证境外使用仍然不易。因此，笔者认为，如何处理证据是诉讼者和裁决者必须研究的课题。

　　4.加大对研发团队的鼓励

　　为了鼓励研发团队不断积累研究成果，旧法第103（c）条规定，对于只是因为第102（e）、（f）或（g）条的规定而构成现有技术的技术而言，若发明时所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有，或必须转让给同一人，则所述技术不作为判断该发明是否具备创造性的依据，但是仍作为是否具备新颖性的判断依据。新法第102（b）（2）（c）条则作出进一步规定，即对于在美国专利、美国专利申请或国际专利申请的公布文本中的公开内容而言，若所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有或必须转让给同一人，则所述公开的内容不但不构成创造性的判断基础，也不成为新颖性的判断依据。新法对于共同研发者来说是更加有利的，因为研发人员的某些在先专利或专利申请，将不对其他团队成员之后的专利申请构成现有技术。

　　5.新法的适用范围

　　值得注意的是，并非所有在新法生效日之后提交的专利申请都适用于新法。新法适用于专利申请包括或曾包括至少一个有效申请日在2013年3月16日（或之后）的权利要求的申请。换句话说，只要有一个权利要求的申请日在上述日期之后，那整个专利申请都将适用新法。尽管该申请中的其他权利要求的申请日都在上述日期之前。

　　可见，并非所有在上述日期之后提交的专利申请都适用于新法，因为有些专利申请会要求在先申请的优先权（包括临时申请、非临时申请和指定进入美国的国际专利申请）。若某一申请不包括申请日在上述日期之后的权利要求，则此申请仍然适用旧法。对此，美国专利商标局要求申请人对其申请中是否含有或曾含有申请日在上述日期之后的权利要求做出声明，以便审查员判断此申请是否适用新法。（知识产权报　作者　葛厚生）